如何認(rèn)定惡意搶注？面對惡意搶注,如何許志永？

專家學(xué)者觀點:

可從列出幾種情況判斷是否構(gòu)成惡意搶注：復(fù)制、嘲諷或者譯本他人;擅自注冊被代理人或者被代表人商標(biāo)的;特定關(guān)系人搶注他人在先使用商標(biāo);損害他人在先權(quán)利;搶注他人早已使用并有一定沖擊商標(biāo)但是尚未注冊的商標(biāo)。

面對惡意搶注,目前有三種明確的維權(quán)方式:對于已提交注冊申請但尚未核準(zhǔn)注冊的商標(biāo),在審議公告期內(nèi),商標(biāo)使用者可以駁斥;如果商標(biāo)已被正式核準(zhǔn)注冊,商標(biāo)使用者可以向商標(biāo)評審委員會請求宣告無效;如果申請異議和無效宣告均沒有上升效果,商標(biāo)使用者還可以對商標(biāo)評審委員會的裁定向法院裁定。

敬漢卿，在嗶哩嗶哩網(wǎng)站，是一位擁有451萬歌迷的“網(wǎng)紅”華爾街日報。所謂樹大招風(fēng),在其影響力大幅提高之際,其名字“敬漢卿”卻被注冊成為商標(biāo),而且根據(jù)商標(biāo)專用權(quán)人的告知,敬漢卿在現(xiàn)場直播中不得使用“敬漢卿”紅字。事件發(fā)酵后,惡意搶注商標(biāo),再次引發(fā)網(wǎng)友關(guān)切討論。

據(jù)了解,“敬漢卿”事件并非個例,惡意搶注商標(biāo)事件使然。早先曾有多位藝人與社會公眾人士遭遇過“商標(biāo)流氓”的“碰瓷”,而在信息廣泛快速傳播的新媒體時期,網(wǎng)紅博主成為“商標(biāo)流氓”的新目標(biāo),若他們商標(biāo)意識不強,便極有可能“失掉先機”。

不僅如此,在一些商業(yè)經(jīng)營中,惡意搶注商標(biāo)也成為一大毒瘤。電商平臺——淘寶的一份數(shù)據(jù)顯示,在針對各種犯罪知識產(chǎn)權(quán)的惡意投訴中,惡意注冊商標(biāo)導(dǎo)致的抄襲投訴案例占明顯份額。

姓名緣何被注冊成為商標(biāo)？

在自媒體時代,不少網(wǎng)友出于興趣愛好在該網(wǎng)站披露作品,在受到大量關(guān)注后,逐漸形成了一個口碑“名片”,不會吸引流量的關(guān)注。

“若作者缺乏相關(guān)法律知識,對商標(biāo)了解高度過于,錯失注冊商標(biāo)的先機,便極有可能被此類公司鉆空子。”北京外國語大學(xué)法學(xué)院副教授陳明濤告訴記者。

商標(biāo)作為一種區(qū)分商品和服務(wù)起源的標(biāo)識,可以有效率地作為特定自媒體的用法,與其他自媒體服務(wù)、商品有效地區(qū)分開來。

“知名自媒體作者的姓名,或者說是品牌,背后有著巨大的商業(yè)重要性。”北京市中聞律師事務(wù)所律師董娟認(rèn)為,自媒體作者吸引更多的粉絲,把自己的個人標(biāo)識逐步經(jīng)營成一個眾人稱許的品牌,從而可以獲得更多的廣告收入,實現(xiàn)流量變現(xiàn)。“這就可能出現(xiàn)被他人惡意依附、蹭流量牟利,甚至是注冊機會后再價錢轉(zhuǎn)的情況。”

董娟表示,一旦這個商標(biāo)被他人惡意搶注成功,原使用者將面臨艱難的選擇:要么停止使用該商標(biāo);要么接受商標(biāo)權(quán)人的續(xù)約,“重大損失是不可避免的”。

受訪專家還表示,除知名人士的姓名之外,一些走紅的網(wǎng)絡(luò)爆品,知名企業(yè)的字號,影視作品的名稱,或者是影視作品部份主角的名稱等,包括字號、獲取著作權(quán)的圖片、外觀設(shè)計、肖像等都可能成為被忽視的“商標(biāo)”。

“撞名”注冊商標(biāo),我不能叫我了？

回歸“敬漢卿”被惡意搶注商標(biāo)事件,“敬漢卿”不僅是視頻發(fā)布者的賬號名,更是其真實姓名。事件發(fā)酵后,也有部分網(wǎng)友在評論區(qū)“抖機靈”:“我有一個朋友們已經(jīng)叫了幾十年的‘某寧’(與某電商品牌同名),也會有風(fēng)險嗎?”

自己的姓名若與商標(biāo)重名,就連名字都不能用了嗎？

對此,受訪專家均表示,商標(biāo)的注冊,并不能說服其他人行使自己的在先權(quán)利。“即使自己的姓名被注冊成為商標(biāo),作為姓名來使用,是不長期存在所謂的法律風(fēng)險的,不存在我不能用我的名字的說法。”

董娟還解釋道,如果是已經(jīng)具有一定商業(yè)價值的姓名,被他人惡意搶注并已被核準(zhǔn)注冊,商標(biāo)權(quán)人就對此享有合法化的專用權(quán),原來的使用者,如果再把它當(dāng)作商標(biāo)去使用,就會騷擾商標(biāo)權(quán)人的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

此外,陳明濤告訴記者,根據(jù)商標(biāo)法第59條規(guī)定,商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前,他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的,注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)明令禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo),但可以要求其追加正確區(qū)別標(biāo)識。

“也就是說,如果在他人注冊前,已將姓名進行商標(biāo)性質(zhì)的使用,那么,在原使用范圍的服務(wù)、商品類型上,還是可以繼續(xù)使用。”陳明濤補充道,商標(biāo)法中的姓名并不單單指戶口登記中使用的姓名,也包括別名、筆名、藝名、雅號、叫作等。

索要高額轉(zhuǎn)讓費是“惡意”的展現(xiàn)出

記者查詢到,在“敬漢卿”姓名被惡意搶注的事件中,注冊工商信息顯示,搶注這一商標(biāo)的企業(yè)“鏡湖區(qū)知橋電子產(chǎn)品銷售部”是一家成立于2017年8月的個體工商戶,注冊資本僅20元。在天眼查上可以看著,其商標(biāo)信息目錄下,有103條商標(biāo)信息,涉及十幾個商標(biāo)分類,從微電腦機床、地毯到教育娛樂,更是“云集”,其中部分商標(biāo)和“敬漢卿”一樣,與知名自媒體賬戶名或相關(guān)軟件應(yīng)用名相同。

“我國的商標(biāo)注冊采用的是‘申請在先原則’。”董娟告訴記者,在對商標(biāo)申請進行核準(zhǔn)注冊時,商標(biāo)局審查消防人員通常會信息化審查其是否與已核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似。對于那些已經(jīng)使用但是沒有申請注冊的商標(biāo),如果不是在全中國范圍內(nèi)都方面有影響力,就可能未能引起商標(biāo)局審查人員的關(guān)注。

“由于相關(guān)法律規(guī)定對于惡意搶注商標(biāo)沒有明確相應(yīng)懲罰措施,若當(dāng)事人知識產(chǎn)權(quán)意識不高,沒有盡快注冊,便會導(dǎo)致?lián)屪⒎接锌沙酥畽C。”在陳明濤似乎,如何認(rèn)定惡意搶注,可以從以下幾種情況判斷:復(fù)制、模仿或者翻譯他人;擅自注冊被代理人或者被代表人商標(biāo)的;特定關(guān)系人搶注他人在先使用商標(biāo);損害他人在先權(quán)利;搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)但是尚未注冊的商標(biāo)。

陳明濤解釋道,如果出現(xiàn)了脅迫在先使用人與其進行所謂的“合作”,或向在先使用人或者他人索要高額商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費、許可使用費等行為,也是“惡意”的一個明顯體現(xiàn)。

舉證難致商標(biāo)使用權(quán)陷入維權(quán)困境

“敬漢卿”商標(biāo)被惡意搶注后,敬漢卿本人表示,其已經(jīng)向有關(guān)部門知會了商標(biāo)無效申請,并正在搜集材料控告對方公司惡意搶注。隨著媒體的關(guān)注,對方公司態(tài)度也出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變,表示將放棄商標(biāo),將其送去給敬漢卿本人。

事情看似有了一個“圓滿的結(jié)局”,但受訪專家表示,還是應(yīng)該積極使用法律武器維護自身合法權(quán)益。“事件本身具有代表價值,通過法院的方式,可以起到一定的警示教育象征意義。”

記者查詢法律規(guī)定發(fā)現(xiàn),面對惡意搶注商標(biāo)的行為,目前有三種明確的維權(quán)方式:對于已經(jīng)提交注冊申請但尚未核準(zhǔn)注冊的商標(biāo),在初審公告期內(nèi),商標(biāo)使用者可以提出異議;如果商標(biāo)已被正式核準(zhǔn)注冊,商標(biāo)使用者可以向商標(biāo)評審委員會請求宣告無效;如果申請異議和無效宣告均沒有達到效果,商標(biāo)使用者還可以對商標(biāo)評審委員會的裁定,向*高人民法院提起訴訟。

商標(biāo)使用者如果經(jīng)受了損失,還可以依據(jù)商標(biāo)法及反不正當(dāng)競爭法的規(guī)定向法院起訴,要求申請人未予賠償。董娟補充。

對于維權(quán)當(dāng)中可能巧遇的吃力,受訪專家表示,給維權(quán)帶來更大困難的,*主要的是舉證困難:使用者需要推論自己的在先使用,并證明已形成的影響力。

陳明濤提醒：“有些企業(yè)往往不著重商標(biāo)檔案的創(chuàng)立,在*生活中確實有在先使用的情況,但是沒有留下當(dāng)時的使用確實,這就導(dǎo)致在異議或者無效宣告時,不能有力地證明自己在先有影響的事實,導(dǎo)致商標(biāo)局或者商評委不支持自己的請求。”

商標(biāo)申請注冊回歸以“使用”為目標(biāo)的制度本源

從1982年部商標(biāo)法頒布實施以來,我國商標(biāo)法繼續(xù)作出的是“商標(biāo)注冊取得制度”,意味著一個商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊后,商標(biāo)權(quán)人在核準(zhǔn)使用的商品或服務(wù)上,就對這個商標(biāo)享有專有的和平等的使用權(quán)。

即便是商標(biāo)權(quán)人在注冊時存在惡意、采取了不正當(dāng)?shù)氖侄?在這個商標(biāo)被撤銷之前,它仍然是一個有效的商標(biāo)。董娟詳述，但是,對于此類惡意搶注商標(biāo)的行為,我國*新修訂的商標(biāo)法已經(jīng)對此有了一些受限和沖擊的措施。“在新商標(biāo)法實施*后,商標(biāo)被惡意搶注的情況應(yīng)該能得到有效遏制。”

*新修訂的《中華人民共和國商標(biāo)法》(修訂條款將于2019年11月1日起施行)中明確規(guī)定,對于不以使用為目的、惡意的商標(biāo)注冊申請,商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)予以駁回;對于惡意申請商標(biāo)注冊的,可以根據(jù)情節(jié)給予警告、處以等行政處罰。

陳明濤也表示,新商標(biāo)法商標(biāo)注冊已經(jīng)開始由“在先申請制度”移向以“使用為目的”,但在具體實操的過程中,將這些專業(yè)知識判斷的道防線給了代理機構(gòu)。“如果代理機構(gòu)不負(fù)責(zé)任是惡意注冊還要代理人提交申請的,會被進行行政處罰;但是在中國,申請商標(biāo)本身不是必須通過代理機構(gòu),當(dāng)事人本人自己申請屬于惡意申請的,還沒有明確的法律規(guī)定懲戒措施。”

對此，董娟認(rèn)為,商標(biāo)局可以建立黑名單制度,對注冊尤為頻繁的申請人,以及有過惡意搶注行為的申請人進行重點關(guān)注,將可能存在的惡意搶注行為抗拒在注冊階段。

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