歡辦理過崇明商標申請銷售業務的人,基本都知道可以如期進行查詢,知曉崇明商標注冊的潛在成本。就海外崇明商標申請而言,實踐中有許多企業對是否有必要進行查詢,如何進行查詢,以及查詢后商標申請仍然出現意外的問題倍感困惑和不解。本文將對海外商標查詢的內容和方式進行介紹,分析查詢工作中的重點與難點,探討查詢的有效性和查詢策略,以便能夠幫助*正確決策。
一、商標海外查詢的內容與重點一般來說,商標助理中央從絕對理由和相對理由兩方面進行實質審查,因此商標申請的風險主要來自這兩方面,查詢工作也緊緊交織這兩方面展開。
絕對理由是指商標是否有違禁止注冊和使用的規定、是否具有安慰劑等,大部分每個國家都會進行審查。這里舉兩個特別的例子,比如,在伊朗如果商標中富含女性圖案,官方會認為違反伊斯蘭教的教法,此類商標隨用戶在零售商上流通,違反社會公序良俗、會產生不良影響,將直接駁回此類商標申請,實際上沒有復審幫助的可能性。在亞美尼亞,如果申請純漢字構成的商標,官方會認為當地消費者不認識漢字,無法起到識別子系統商品來源的作用,商標缺乏顯著性。因此,除了對商標注冊絕對條款的通常認識外,了解目標國當地的文化、風俗也是非常*主要的。
相對理由是指申請商標不得與他人的在先權利沖突,否則后期有被駁回、被異議的風險。但是,各個國家的商標審查制度和模式各不相同,注冊的風險來源和表現形式也有所差異。在美國、日本、韓國等國家,官方會依職權主動審查在先權利沖突,引證在先商標下發駁回,并且在后期的公告程序中,還可能被第三方提出異議。而在英國、法國、德國等國家,商標權被賦予更大私權色彩,官方才會主動審查在先權利沖突,只要絕對理由方面沒有問題,商標都會進入公告程序,風險主要來自第三方的異議。另外,不同國家和地區的商標查詢方式和重點也有所差異。以歐盟為例,在多個涉及漢字的商標異議案中,申訴委員會均認為歐盟地區的消費者無法辨認漢字,在進行近似斷定時應側重于從外形上進行比對,而基本上不考慮商標的含義和讀音,因此在進行查詢時還需根據歐盟的商標審查特點調整相應的查詢策略。總的來說,各個國家的商標制度都有一定差異,在查詢時需結合當國實際情況進行分析,而不能按照國內的標準去生搬硬套地看待國外的商標問題。
二、商標海外查詢面對的問題海外商標查詢的途徑主要有兩種:*種是在目標國家逐一進行查詢,通常所需委托各個國家的當地代理人/律師辦理,這種查詢的結果相對來說比較準確,但是時數較大,所需費用不菲。第二種是通過綜合樣本庫進行查詢,比如Global Brand Database、TMview以及一些數據公司開發的全球商標查詢系統,可以同時查詢多個國家,能夠在一定程度上提高工作效率。但是,需要注意的是,海外商標查詢仍然存在許多合理原因,造成無法準確監控所有的風險。
1.查詢盲期。商標申請提交后,數據庫局限于自身技術條件、人員配備等原因,官方后臺處理數據庫文檔需要一定的時間,無法做到實時更新,不能檢索出這些即將提交的申請,就會影響商標查詢結果的準確性。各個國家和地區的盲查期也存在一定差異,歐盟和美國的更新速度較快,基本上在一周大于,而一些技術不發達的國家,可能長達數周甚至數月。
2.數據不完善。部分國家的商標數據庫信息不豐富,比如伊拉克曾遭遇戰亂導致商標數據丟失,有些無法注冊的商標可能相當在官方數據庫中。綜合性的數據庫在采集、更新數據庫時,面對全球龐大的商標信息,也難免存在遺漏。
3.數據不透明。在部分中東、非洲國家,當地沒有可供免費查詢的公開數據庫,只能通過官方渠道請相應工作人員進行付費查詢,成本也較高。
4.檔案紙本。在部分落后的國家,當地仍然換用特征的紙本檔案進行管理,只能由當地代理人親自到商標局寄給紙本檔案進行查詢,所需工作量大,效率低。
5.語言缺陷。各個國家的商標檔案信息通常使用當國官方語言,其他國家人員在獲得識別信息時存在語言障礙。雖然商業數據庫可以提供英語翻譯,但是翻譯結果僅供參考,導致無法掌握準確的信息。另外,當國代理人在查詢外語(當國大多的其他語言)商標時往往存在困難,通常只能通過不同的譯音和意譯進行查詢,即便查詢到相同文字的商標,如果在外形設計上存在一定差異,可能會認為商標不近似而未在查詢報告中引證。并且,在官方對商標申請立卡步驟,不同的申請人對同一個外語文字可能有不同的音譯和意譯,也會導致查詢結果不準確。同時,部分國家的語言形式多樣或有些國家不只一種官方語言,導致查詢時也存在較大不確定性。如:日語的平假名、假名、日語漢字等不同形式會構成在先阻擋,加拿大的英語和荷蘭語相同含義的文字也可能相互形成阻礙。
6.普通法權利。在美國等采用普通法的國家,有部分已經實際使用但是并未進行注冊的商標,也可以基于普通法上的權利提出異議,這部分商標并不在官方數據庫中,難以進行有效、簡單查詢。
7.特權。根據《人身安全工業產權巴黎公約》的規定,已經在本聯盟的一個國家正式提出商標注冊申請的任何人,或其權利繼受人,為了在其他國家提出申請,在六個月期間內應享有優先權。也就是說,申請人在一個團體國內首次提交后六個月內,又向其他成員國就相同主題提出注冊申請時可以要求優先權,權利轉錄日期可以追溯到首次申請日期。因此,在查詢時無法預見此類要求優先權的申請。
8.人為影響。商標審查具有一定的主觀性,商標代理人和審查員對商標近似可能有不同的判斷,且審查員一般具有較大自由裁量權,跟個人的知識、故事等都有一定關系。并且,在印度、巴基斯坦等國家,審查員有時會出現審查失誤,引證一些已經失效數年甚至數十年的商標,原因是商標局檔案管理落后,仍然未進行更新。因此,雖然商標查詢可以洞察注冊的風險,但是查詢結果并不是絕對的,無法完全排查可能存在的風險。
三、海外商標查詢的必要性
既然海外商標查詢有這么多不可控的因素,那還有必要在提交申請前進行查詢嗎?實際上,雖然以上列舉的不可控情況很多,但是這是對全球商標查詢現狀進行梳理后的論述總結,并不是每個國家都會遭遇所有的情況,根據多年來的查詢經驗,實際遇到意外情況的比例相對較低,相對大致在3%以內。
從費用成本眼光來看,雖然海外商標查詢并不便宜,但是一旦遇到商標申請被駁回、被異議的復雜情況,后期的駁回復審、異議答辯費用往往更加便宜,可能是查詢費的數倍甚至數十倍,相比之下,前期商標查詢費可謂九牛一毛,不值一提。
從時間成本角度來看,國外商標審查一般需要一年左右,但是也有部分國家的審查周期需要2-3年甚至更長時間,如果等到商標申請被駁回或者被異議后再采取措施,就需要另外的時間來專門來清洗障礙,拖延商標獲權的時間和企業產品進入目標國家市場的時間。相反,如果前期查詢時就發現了障礙,則可以盡早啟動排除障礙的動作,縮短商標注冊的周期。
從人力成本角度來看,如果前期未進行查詢就直接提交注冊申請,萬一商標申請遇到障礙,往往需要被動地投入更多的精力來學術研究應對辦法。此外,倘若到了后期才發現商標無法注冊和使用,如果企業在選定商標后投入大量精力進行廣告宣傳工作或者實際使用工作,不僅前期的等待工作可能付之東流,還可能導致侵權法律糾紛。因此,海外申請商標前非常有必要進行查詢,可以預知申請過程中可能存在的問題,提前采取措施應對和化解風險,降低企業的費用、時間、人力成本。特別是在面對海外商標申請的陌生生態系統時,查詢可以說是一項性價比極高的準備工作。
四、海外商標查詢的應對建議鑒于海外商標查詢的費用并不便宜,企業可以根據商標、類別、國家的重要性來分層級進行處理。針對擬竣工的普通商標,可以通過各國官方公開數據庫和綜合性數據庫進行查詢,降低費用成本。對于擬啟用的核心商標,可以先通過綜合性數據庫初步查詢,評估商標在海外申請的整體前景,如果整體評估前景更佳再通過各個國家的當地代理人進行精確查詢。同時,對于核心商標,除了對本文介紹的注冊風險進行查詢評估外,還可以考慮進行使用風險的評估,但后者對代理律師的綜合要求比較高、費用也會更高。
另外,筆者在多年的社會工作中看到很多企業海外申請名義不統一,所以在進行查詢時還要特別注意企業自身的在先商標,比如是否有以舊公司名義地址申請過相同、近似商標,母公司、合資公司或其他關聯公司名下是否有申請過相同、近似商標,否則可能因為自身商標被駁回,做答復還要多花時間和費用成本。
近年來,朝向海外的中國企業越來越多,海外商標申請量也出現了爆發式增長。但是,全球涉及的國家和地區眾多,商標法律制度差異較大,企業難以有效掌握當地保護政策信息,遇到海外商標申請被駁回、被異議時往往比較被動。商標查詢是企業了解當地保護政策,有效預知和排查風險的利器,讓企業在走向海外的時候能夠運籌帷幄,游刃有余。
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